INPI passará a aceitar pedidos de registro de marca com elementos de propaganda

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Novembro começou com uma grande novidade para os depositantes de marcas brasileiros: em evento público, o diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) anunciou que a autarquia passará a aceitar pedidos de registro de marca que contenham elementos de propaganda (slogan).

O Art. 124, VII da Lei 9279/96, Lei da Propriedade Industrial (LPI) veda o registro de sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Na prática, a interpretação do inciso pela autarquia tem sido aplicada de forma ampla, causando o indeferimento de grande número de marcas que não eram utilizadas apenas como meio de propaganda.

Historicamente, a Lei 5.772/71 – o antigo “Código da Propriedade Industrial” – não apenas definia o

conceito de “sinal e expressão de propaganda”, mas também previa uma proteção legal das expressões de propaganda como figura autônoma de propriedade industrial através de registro específico.

A atual LPI não só excluiu a definição da expressão de propaganda, mas também aboliu o registro da expressão utilizada apenas como propaganda, trazendo várias dificuldades de interpretação quanto à correta diferenciação entre marcas e expressões de propaganda, especificamente em determinar quando uma expressão é empregada “apenas” como propaganda.

Mesmo com a criação pelo INPI de normas e diretrizes de exame internas, existem dúvidas para determinar quando uma expressão é empregada apenas como meio de propaganda ou quando também possui a função marcária. Como consequência, decisões proferidas pelos examinadores do INPI envolvendo essas questões são dotadas de alta carga de imprevisibilidade, por falta de aplicação sistemática de critérios.

A questão é: seria possível o registro, como marca, de expressões de propaganda que exerçam função propagandística e função marcária ao mesmo tempo? Algumas associações de propriedade intelectual e outros participantes do mercado defendem que se as expressões além de recomendar, exaltar a qualidade ou atrair os consumidores, também cumprirem a função de identificação e distinção de produtos ou serviços para o consumidor, poderiam ter os sinais registrados como marca.

Um dos argumentos utilizados nesse sentido é que, diferente de outros países, no Brasil, o efetivo uso da marca não é exigido como requisito para a apresentação de um pedido de registro ou para sua concessão, sendo impossível ao INPI, portanto, avaliar se uma expressão teria ou não função marcária pela incapacidade de verificar o uso efetivo do sinal.

A publicação das normas com a nova interpretação do inciso VII do art. 124 da LPI está prevista para o dia 27 de novembro, ocasião do lançamento de uma versão atualizada do Manual de Marcas.

    Este Boletim foi preparado com propósito meramente informativo; não pode ser tratado como aconselhamento legal e as informações nele contidas não devem ser seguidas sem orientação profissional.

Patentes de Invenção Implementadas em Computador

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Recentemente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou em seu website as diretrizes de exame para invenções implementadas em computador (programa de computador).

O principal objetivo das diretrizes é auxiliar o exame técnico de pedidos de patentes referentes a invenções implementadas em computador, em conformidade com a Lei de Propriedade Industrial n. 9.279/96 (LPI), bem como com os atos administrativos vigentes.

A iniciativa do INPI reflete o grande crescimento de pedidos de patente envolvendo tecnologia da informática, que gerava muitas dúvidas e insegurança aos requerentes, uma vez que não há essa previsão na LPI ou na Lei de Software n. 9.609/98 (LS).

O primeiro requisito trazido pelas diretrizes se refere à natureza da patente implementada em computador, que deve ser uma patente de invenção, já que se trata de um processo.

Não será aceito o pedido com a natureza de modelo de utilidade, uma vez que esta última se refere apenas a objeto de uso prático, que apresente nova forma ou disposição, o que não é o caso das invenções implementadas em computador.

Outra importante exigência sedimentada pelas diretrizes é a necessidade de a patente de invenção respeitar os requisitos legais determinados pela LPI, quais sejam, (i) novidade – não estar compreendido no estado da técnica; (ii) atividade inventiva – não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica; e (iii) possuir aplicação industrial.

Outrossim, as diretrizes esclarecem questões importantes sobre as restrições às matérias que não podem ser objeto de patente de invenção, tais como métodos matemáticos, métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização e programa de computador em si.

Neste quesito, o tema que mais gera dúvidas é a exceção à patenteabilidade do programa de computador em si, que é entendido como a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, ou seja, são os elementos literais da criação, tal como o código fonte.

Neste sentido, o programa de computador em si não é considerado invenção, não sendo objeto de proteção por patente por ser mera expressão de uma solução técnica. O regime de proteção apropriado ao programa de computador é aquele conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos, conforme indicado na LS.

Espera-se que com a publicação dessas diretrizes as análises dos pedidos de patente dessa natureza pelos examinadores do INPI sejam mais ágeis e isonômicas, favorecendo o desenvolvimento da tecnologia nacional.

 

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