Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação nº 5529 Declara Inconstitucional o Parágrafo Único do artigo 40 da LPI

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O artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei Federal 9.279/1996) prevê que o prazo de vigência de patentes de invenção no Brasil é de 20 (vinte) anos a partir da data de depósito, em consonância com acordos internacionais ratificados pelo país. Por outro lado, seu parágrafo único garantia uma vigência mínima de 10 (dez) anos a contar da sua data de concessão:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 

Consequentemente, tal dispositivo implicava na potencial extensão do prazo de validade das patentes brasileiras como compensação para os titulares em situações de atraso excessivo por parte do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) no respectivo exame dos pedidos. Em outras palavras, caso o INPI demorasse muito para analisar o pedido, tal patente era válida no mínimo por 10 anos contados da data da concessão e não a partir do depósito, que é a regra geral sob a ótica dos acordos internacionais celebrados pelo país.

Sob tal contexto, devido ao grande acúmulo de pedidos de patente pendentes de análise – conhecido como backlog de patentes – um número significante de processos foi concedido com o prazo de 10 anos contados da data concessão. De acordo com dados fornecidos pelo INPI, quase metade das patentes vigentes atualmente no Brasil foram concedidas com base no parágrafo único do artigo 40, somando aproximadamente 31.000 (trinta e uma mil) patentes com prazos de vigência que podem superar 30 anos no computo total desde a data do pedido.[1]

Após longa discussão, em 12/05/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI. A partir de tal decisão, o INPI, ao conceder uma patente, não mais poderá fazê-lo com a extensão de prazo, de modo que o privilégio da concessão será limitado aos prazos previstos no caput do artigo 40, quais sejam: de 20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, em caso de modelos de utilidade. A medida tem aplicação imediata e é válida para toda e qualquer categoria de invenção, abarcando tanto os pedidos já depositados e à espera de alguma resolução da autarquia, como os novos pedidos.

Em 18/05/2021, o INPI publicou um comunicado na Revista da Propriedade Industrial n° 2628, em cumprimento à decisão, bem como anexou uma lista de cerca de 3.000 pedidos de patente com análise em curso que serão impactados pelo novo entendimento.

[1] Acessado em 09/08/2021. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,decisao-do-stf-sobre-nulidade-de-mais-de-31-mil-patentes-de-invencao-ameaca-retomada-da-economia,70003671258 /

Protocolo de Madri no Brasil: balanço do primeiro ano e seus benefícios

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De acordo com as estatísticas do primeiro ano de vigência do Protocolo de Madrid no Brasil (até 30 de setembro de 2020), os usuários brasileiros depositaram 109 pedidos de Registro Internacional perante o INPI. Por outro lado, o número de designações recebidas pelo INPI de titulares estrangeiros ultrapassa 8.000 pedidos.

O Protocolo de Madrid, tratado internacional administrado pela Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) relativo ao registro internacional de marcas, está em vigor desde abril de 1996 e foi ratificado por mais de 124 países que representam mais de 80% do comércio mundial.[1]

No Brasil o Protocolo de Madrid entrou em vigor em 1º de outubro de 2019, trazendo diversas inovações para o sistema marcário brasileiro, com a facilitação do requerimento e o gerenciamento centralizado de pedidos de marcas por titulares em diversos países.

Sob esse contexto, o registro de marcas a partir do Brasil com extensão dos seus efeitos no exterior tornou-se rápido e simples. No modelo antigo, por exemplo, caso uma empresa precisasse registrar sua marca na Colômbia, China, Australia, EUA, União Europeia, México, Reino Unido, Rússia, Canada e Japão, seria necessário contratar um procurador em cada país, incorrer em diversas taxas, assim como se envolver na preparação de diversas procurações, traduções e burocracias adicionais.

Hoje é bastante simples, por exemplo, estender um registro internacional já existente para o Brasil, além de se possibilitar a centralização no gerenciamento de renovações.

Outros aspectos sobre o Protocolo de Madri são:

– Com mais de 1,3 milhão de marcas registradas, o Protocolo de Madri é o meio preferencial na escolha para o registro internacional de marcas entre os titulares de marcas voltadas para a exportação;

– A possibilidade do sistema multiclasse: torna possível reivindicar todas as classes de interesse do titular por meio de um único pedido internacional. No caso brasileiro, no entanto, o exame se dará por classe e mediante o pagamento do valor integral da taxa para cada classe reivindicada;

– Sistema de pedidos internacionais originado no Brasil: o INPI atua como Escritório de Origem e como Escritório Designado;

– Não há necessidade de pagar por traduções ou contratar um representante em cada um dos países para os quais se deseja a extensão dos efeitos do registro;

– Pagamento de um conjunto único de taxas para solicitar proteção de marca em vários territórios;

– A possibilidade de cotitularidade;

– A divisão de pedidos passou a ser permitida e deverá ser feita eletronicamente ao se criar um pedido. A divisão pode ocorrer também, por exemplo, em relação a um pedido sobrestado.

O Brasil conta com um dos maiores mercados consumidores do mundo, com uma população total de 213 milhões em 2021,[2] despontando como a maior economia da América do Sul e uma das maiores do mundo.

A ratificação do Protocolo de Madrid faz parte de recente enfoque do Brasil na promoção da inovação e no desenvolvimento da Propriedade Intelectual e da tecnologia, visando o crescimento do país.

[1]  Consultado em 09/08/2021. Disponível em: https://www.wipo.int/madrid/en/madrid_benefits.html#:~:text=With%20over%201.3%20million%20trademarks%20registered%2C%20the%20Madrid,brand%20owners.%20Convenient%20management%20of%20global%20trademark%20portfolios /

[2] Consultado em 09/08/2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php /